Как обойти патент на изобретение

За последние 60 дней 4 выпусков (1-2 раза в месяц)

Статистика

Можно ли как-то обойти уже поданную заявку на патент?

Здравствуйте, уважаемые подписчики!
Вопросы по теме «Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» присылайте на ящик patent-bureau@mail.ru. Будем рады Вам помочь!

С ответами на актуальные вопросы в отношении юридической защиты различных объектов интеллектуальной собственности Вы можете ознакомиться на нашем сайте, в разделе «Консультации» www.patent-bureau.ru/Consulting

Вопрос:
Нами была подана заявка на патент одного препарата (патент на территории РФ). Заявка подавалась от имени одного из партнеров, с которым по определенным причинам нам пришлось прекратить взаимодействие.
Скажите, пожалуйста, можем ли мы как-то обойти эту уже поданную заявку на патент?
Например, подать на патент в другой стране или еще какие то методы?
Заранее благодарна за ответ!

Ответ:
Как можно понять, патент по этой заявке еще не получен и сведения о ней не опубликованы.
Это дает формальную возможность подачи заявки в любой другой стране, даже без изменения сущности заявки, т.к. до публикации ранее поданной заявки она не является источником информации, входящим в уровень техники для оценки новизны более поздней заявки. По этой же причине возможна даже подача такой заявки и в России, но одновременное действие двух одинаковых патентов в одной стране создаст большие трудности для их владельцев.
Для снижения риска аннулирования более позднего патента целесообразно внести изменения в формулу патента, изменив состав препарата.
В принципе, для этого достаточно добавления или изъятия из состава хотя бы одного компонента состава/композиции, если такое изменение повлияет на характеристики препарата.
Может быть также изменено масс-процентное соотношение ингредиентов состава.
Также из описания или дополнительных пунктов формулы в основной(независимый) пункт формулы могут быть внесены конкретизирующие признаки.
Это сужает объем правовой защиты патента, но позволяет создать новую совокупность признаков, обладающую новизной по отношению к ранней разработке, а значит, повысить шансы на регистрацию такого патента.
Поскольку патентование осуществляется по территориальному принципу, подача более поздней заявки в другие страны не обеспечивает охраны в России. Соответственно, каждый из владельцев соответствующего патента(раннего и более позднего) будет иметь исключительные права на территории действия своего патента.
А значит, производство и/или продажу своего препарата каждый из указанных владельцев патента по закону не может осуществлять на территории действия другого патента.
Исходя из этого, определяйтесь с необходимостью патентования, страной подачи заявки и объемом правовой охраны патента.

Компания создала инновационную разработку. Как обойти подводные камни при оформлении патента

Статьи по теме

Основной вопрос: компания планирует запатентовать инновационную разработку. Как избежать отказа в выдаче патента или признания его недействительным? Решение: необходимо соблюдать сроки патентования и учитывать права других правообладателей.

Матвей Левант, управляющий партнер юридической фирмы «Левант и партнеры»

Получение патента является одной из гарантий того, что разработка будет привлекательна для инвесторов, поскольку его наличие обеспечивает приоритет правообладателя на определенном рынке, фиксирует авторство и предоставляет исключительное право на использование. Иногда несущественное на первый взгляд упущение в процедуре патентования может привести к отказу в патентовании или признанию патента недействительным. Как результат – компания-разработчик будет вынуждена обратиться в суд для защиты своих прав. Однако избежать судебного процесса можно, если будут вовремя предприняты некоторые меры предосторожности: заключить соглашения с правообладателями, соблюсти сроки патентования и вовремя выплатить вознаграждение авторам.

Соблюдение сроков влияет на получение патента

Наиболее распространенная ошибка, которую допускают разработчики инновационного проекта, – это раскрытие технической информации до подачи заявки на патент. Обычно это происходит так: компания-разработчик на ранних этапах исследования публикует результаты своей работы в средствах массовой информации, интернете. Их цель – привлечь внимание инвесторов к компании, которая смогла найти какое-то уникальное инновационное техническое решение. Но в итоге такая пиар-акция может лишить изобретение патентоспособности. Несмотря на то что закон формально не препятствует подаче заявки на получение патента, доказать новизну разработки будет непросто.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе (п. 3 ст. 1350 ГК РФ).

Если компания-разработчик не подала в Роспатент заявку в течение шести месяцев после публичного раскрытия информации о сущности изобретения, то получение патента на такое техническое решение в дальнейшем станет невозможным.

Конвенционный приоритет означает, что заявка, поданная в одной стране — участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности, обладает во всех других странах-участ ницах приоритетом на получение патентной защиты в отношении всех заявок, которые могли быть поданы на такую же разработку.

Срок для получения конвенционного приоритета может быть увеличен. Компании, которые планируют продвижение своих изобретений на международном рынке, подают заявку о предоставлении их разработке конвенционного приоритета. Но для этого подать заявку нужно в течение 12 месяцев (6 месяцев – для промышленного образца) с момента подачи национальной заявки (ст. 1382 ГК РФ). Этот срок может быть продлен.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Если по независящим от заявителя обстоятельствам заявка, по которой испрашивается конвенционный приоритет, не могла быть подана в указанный срок, этот срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, но не более чем на два месяца (п. 1 ст. 1382 ГК РФ).

Следует отметить, что Роспатент может продлить вышеуказанный срок до двух месяцев только в случае, если он был пропущен по уважительной причине, которую еще нужно обосновать.

Учет прав всех правообладателей снижает риск отказа в патенте. На практике бывает так, что в качестве аналога новой разработки используется уже запатентованное решение. Например, для создания одной модели мобильного телефона используется техническое решение, которое было найдено для другой модели телефона. Вместе с тем подобные ситуации могут повлечь за собой неприятные последствия для компании-разработчика. Если новый продукт будет введен в гражданский оборот на той же территории, что и охраняемое техническое решение, между создателями этого продукта и правообладателями запатентованной ранее разработки может возникнуть спор о нарушении исключительных прав.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Использование аналога технического решения может препятствовать выводу нового продукта на конкретный рынок или привести к значительным финансовым издержкам. При желании использовать чужой объект необходимо заключить с правообладателем лицензионное соглашение.

2996
исков об оспаривании решений Роспатента рассмотрел в 2011 году ВАС РФ

1599
из них удовлетворено

100
исков о защите патентных прав рассмотрел в 2011 году ВАС РФ

47
из них удовлетворено

Список патентообладателей должен быть полным

В отношении каждого патента составляется список патентообладателей. Отсутствие одного из них в списке может стать причиной признания патента недействительным. Но практика показывает, что чаще всего в удовлетворении подобных исков отказывают. Это связано с тем, что лицо, которое требует признать его патентообладателем, не может доказать свою причастность к разработке.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Вместе с тем риск признания патента недействительным остается. Но даже если этого не произойдет, потенциальные инвесторы могут отказаться заключать договор из-за наличия судебного спора. В результате деньги, вложенные в разработку, окажутся потраченными зря.

Невыплата авторского вознаграждения может привести к судебному разбирательству

Еще одна причина, которая может привести к судебному спору, – невыплата авторского вознаграждения. Многие работодатели считают, что условие в трудовом договоре о том, что любые результаты научно-изыскательских работ принадлежат работодателю, снимает с них обязанность оплачивать результат. Но на практике все оказывается немного сложнее. Если в течение четырех месяцев с момента уведомления работником о создании разработки работодатель не подает заявку на патент, не передает право на его получение другому лицу или не сообщает работнику о сохранении информации о разработке в тайне, то право на получение патента возвращается к работнику (абз. 3 п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Если же работодатель признает целесообразным использовать разработку, то он обязан выплатить вознаграждение автору.

Безусловно, невыплата вознаграждения не приведет к отказу в получении патента или признания его недействительным. Но любой спор вокруг разработки снизит ее инвестиционную привлекательность. Поэтому выплата вознаграждения является одной из гарантий того, что ни с именем компании, ни с самим проектом не будет связано судебное разбирательство.

В патенте отражаются все признаки разработки

При подаче заявки на патент компания описывает все признаки разработки. Эти признаки должны раскрывать сущность проекта. В случае возникновения спора суд будет исходить из конкретных признаков, указанных в патенте. Поэтому их перечень во многом определяет объем правовой защиты.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

С одной стороны, если указать меньше существенных признаков разработки, то получить патент будет гораздо проще. Это обусловлено тем, что компании придется доказывать новизну только указанных признаков. Однако в дальнейшем получить более широкую защиту на этот же продукт фактически невозможно. Конкуренты легко смогут обойти данный патент путем внесения модификаций в запатентованное техническое решение.

Суд может отказать в принятии экспертного заключения

В спорной ситуации, когда компания-правообладатель считает, что кто-то незаконно использовал ее запатентованную разработку, для доказывания этого факта часто привлекают экспертов. Они исследуют существенные признаки спорных разработок. Но иногда суд может не принять выводы экспертного заключения.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Завод обратился в суд с иском об обязании ответчика прекратить производство, предложение к продаже и продажу товара с использованием патента на изобретение «Тяговая разборная цепь». Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. При этом суд основывался на экспертном заключении, согласно которому представленный ответчиком образец не содержит каждый признак спорного изобретения. Суду были представлены результаты других экспертиз, которые подтверждали совпадение существенных признаков образцов истца и ответчика. Но они не были приняты, так как в одном случае эксперт не был предупрежден об уголовной ответственности, в другом суд по своему внутреннему убеждению оценил представленные доказательства и пришел к выводу о большей значимости заключения эксперта, который не нашел всех существенных признаков. Апелляция поддержала выводы суда первой инстанции, а Высший арбитражный суд отказал в передаче дела в Президиум (определение ВАС РФ от 23.08.10 № ВАС-11001/10).

Рассматривая патентную заявку, Роспатент осуществляет двухступенчатую систему экспертиз – формальную и по существу (ст. 1384, 1386 ГК РФ). В ходе формальной экспертизы проверяется наличие документов, их соответствие установленным требованиям (п. 1 ст. 1384 ГК РФ). Экспертиза по существу назначается исключительно по ходатайству заявителя (или третьих лиц) и при условии уплаты патентной пошлины. В нее включена оценка новизны, изобретательского уровня и проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности (ст. 1386 ГК РФ).

Статья написана по материалам сайтов: www.law.ru.

»

Это интересно:  Расчет патента на аренду нежилого помещения
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector