Закон о товарных знаках сша

Журнал Суда по интеллектуальным правам», № 1, октябрь 2013 г., с. 36-41

Правовая охрана товарного знака, зарегистрированного в США после 16 ноября 1989 г., предоставляется на основании закона Лэнхэма (15 U.S.C.S) и действует в течение 10 лет. Согласно требованиям международных договоров (ст. 5(с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст. 19(1) соглашения TRIPS), одним из условий предоставления правовой охраны товарного знака в США является его использование в соответствии с целями, для которых товарный знак зарегистрирован 1 . Государства — участники Парижской конвенции принимают законодательные акты, регулирующие досрочное прекращение правовой охраны зарегистрированного товарного знака в связи с неиспользованием, но только при условии истечения разумного периода времени и если правообладатель не смог объяснить неиспользование. Разумный период определяется на уровне национального законодательства. Ст. 19(1) соглашения TRIPS предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака по истечении трех лет непрерывного неиспользования. В США данный период времени составляет пять лет.

Внутреннее законодательство США подчеркивает требование об использовании товарного знака двояко. С одной стороны, доказательства использования необходимо представить уже на стадии регистрации товарного знака, 15 USCS, § 1051 (3-c) 2 . «Наиболее фундаментальный аспект права товарных знаков США состоит в том, что права в отношении товарного знака приобретаются в условиях рынка на основании использования» 3 . Преимущество подобного подхода в том, что заявитель, желающий зарегистрировать товарный знак, может установить дату приоритета, если он использовал товарный знак раньше своих конкурентов.

С другой стороны, правообладатели обязаны подтверждать фактическое использование и осуществление контроля за товарным знаком в период предоставления правовой охраны и декларировать использование товарного знака по истечении пяти лет с момента регистрации, 15 U.S.C.S, § 1065(3) 4 .

С июня 2012 г. Бюро по патентам и товарным знакам США в рамках пилотной программы, направленной на совершенствование реестра товарных знаков и пересмотр Инструкции по применению закона о товарных знаках и Инструкции о предоставлении документов в соответствии с Мадридским протоколом, имеет право запрашивать любые дополнительные примеры, информацию, доказательства, справки и декларации, подтверждающие использование или правомерное неиспользование торговой марки после регистрации 5 независимо от времени использования товарного знака, т. е. до истечения пяти лет с момента регистрации товарного знака.

Подтверждение использования

Согласно действующей редакции § 1065 закона Лэнхэма регистрация является действительной при условии, что правообладатель в период между пятым и шестым годом с момента регистрации и по истечении каждого последующего десятилетнего периода предоставляет в Бюро по патентам и товарным знакам США декларацию и доказательства, свидетельствующие об использовании товарного знака в коммерческой деятельности на территории нескольких штатов. Декларация об использовании товарного знака представляет собой заявление правообладателя, в котором подтверждается, что товарный знак продолжает использоваться в США в отношении каждого товара, для которого этот знак был зарегистрирован, с указанием на примеры использования и приложением необходимых документов 6 .

Правообладатель, допустивший неиспользование товарного знака в течение длительного периода, может представить в Бюро по патентам и товарным знакам США новое заявление о регистрации товарного знака. Преимуществом такого заявителя будет возможность установить более раннюю дату приоритета по сравнению с другими лицами, использующими товарный знак в предпринимательской деятельности 7 .

Извинительное неиспользование

Неиспользование товарного знака является основанием для отмены его регистрации, за исключением случаев, когда правообладатель может представить подтверждение того, что неиспользование носит временный характер и вызвано обстоятельствами, за которые правообладатель не отвечает. В то же время правомерное неиспользование или временное прекращение использования само по себе не прекращает права в отношении товарного знака 8 .

Оспаривание товарного знака в связи с неиспользованием

Требования о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием рассматриваются Комитетом по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией товарных знаков (Trademark Trial and Appeal Board) при Бюро по патентам и товарным знакам США.

С заявлением о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в США согласно 15 USCS 22, § 1064 может обратиться любое лицо при наличии следующих условий:

данное лицо полагает («верит»), что ему могут быть причинены убытки и

оплачивает судебную пошлину; а также

Последние два критерия существуют в виде судебного прецедента, не упоминаются в § 1064, 15 USCS.

Разрешение споров о товарных знаках, согласно § 1127, 15 USCS «Определения, толкования и цели», осуществляется в соответствии с принципом «предотвращения недобросовестной конкуренции» 19 .

Установление контроля над использованием товарного знака

Регистрация товарного знака может поддерживаться действиями не только правообладателя, но и третьих лиц при условии контроля со стороны правообладателя. Осуществление контроля со стороны правообладателя в целом признается одним из фундаментальных принципов законодательства о товарных знаках 20 . Подобная ситуация возникает в случае использования товарного знака лицензиатом или несколькими предприятиями в рамках одной компании 21 .

Степень контроля, необходимая для признания лицензионного договора действительным, обсуждалась в американской литературе в 1950—60 х гг 22 . Закон Лэнхэма, принятый в 1946 г., впервые закрепил в законодательстве США общее правило о свободном лицензировании товарных знаков, не определив ни степень требуемого контроля, ни пределы, в которых суд может входить в исследование данного вопроса. Прецедентная практика выработала ряд требований в отношении контроля, который должен исходить от правообладателя:

«До принятия закона Лэнхэма суды сталкивались с затруднением, определяя, допустимо ли лицензирование товарного знака, подконтрольное правообладателю, но после издания указанного закона принята точка зрения, допускающая лицензирование как таковое» (Dawn Donut Co v. Hart’sFood Stores Inc., 1959) 23 . Апелляционный суд в указанном решении поддержал мнение суда первой инстанции о том, что истец осуществлял должный контроль за своими лицензиатами, несмотря на то что лицензионные договоры не содержали условий об осуществлении контроля, и признал достаточными минимальные доказательства фактического осуществления контроля, которые были представлены в суде, в частности, суд посчитал достаточными показания двух представителей истца, заявлявших, что они регулярно посещали лицензиата и «во многих случаях» имели возможность проверять и следить за производством 24 .

Надлежащим суд признал конт роль за лицензиатами, осуществляемый фабрикой шерстяных тканей, которая отбирала производителей «высокого стандарта качества» и применяла договорное ограничение в отношении производителей одежды, имеющих право использовать продукцию фаб рики (Forstmann Woolen Co v. J.W. Mays Inc., 1950) 25 .

уведомлять правообладателя о любых угрозах нарушения товарного знака; поддерживать полный контроль над любыми исками о нарушении товарного знака;

воздерживаться от исков, противоречащих интересам правообладателя;

воздерживаться от исков в отношении правообладателя о нарушении или использовании товарного знака на определенных территориях;

уведомлять правообладателя о любых исках, предъявляемых лицензиату в связи с его действием или бездействием по исполнению обязательств в отношении правообладателя;

воздерживаться от предоставления сублицензий;

ограничить использование товарного знака на определенных территориях;

не регистрировать товарный знак на определенных территориях;

использовать товарный знак в соответствии с условиями лицензионного договора;

поддерживать характер и качество продукции, маркируемой товарным знаком;

содействовать правообладателю в разрешении споров о нарушении товарного знака 27 .

Случаи, в которых лицензионные договоры не проходят судебной проверки на «контроль», чаще всего связаны с недостатком исполнения, фактического осуществления контроля, хотя во многих случаях договоры предусматривают соответствующие условия 28 .

Добросовестноe использование

Использование товарного знака в коммерческом обороте use in commerce, как основополагающий аспект комплекса правовых норм о товарных знаках США, определяется в § 1127 закона Лэнхэма путем указания на «добросовестное использование в торговле» 30 (в противоположность использованию лишь с целью сохранить за собой запись о регистрации в отношении товарного знака) и применительно к принципу предотвращения недобросовестной конкуренции, закрепленному в законе Лэнхэма 31 .

Проявление недобросовестности в связи с предоставлением декларации об использовании с целью продления правовой охраны товарного знака является основанием для досрочного прекращения охраны товарного знака. Добросовестными должны быть попытки правообладателя предоставить лицензию. Исследуя вопрос о неиспользовании, суд принимает во внимание, в том числе, насколько серьезно правоoбладатель отнесся к поиску лицензиата, проводил ли собеседования с несколькими кандидатами, документировал ли процесс поиска с целью дальнейшего анализа 32 .

Суд также вправе не ссылаться на принципы «добросовестности» и не требовать доказательств осуществления контроля со стороны правообладателя, если по обстоятельствам дела удалось установить, что в результате действий лицензиата качество продукции не ухудшилось и потребители не испытывают заблуждений в связи с товарным знаком, контроль над которым предоставлен лицензиату 33 .

Связанные компании

«В определенных случаях лицо может контролировать характер и качество продукции, в отношении кото рых товарный знак используется, не являясь собственником компании, использующей товарный знак» (Car penter v. Marini, 2006) 39 . Термин «связанные компании» применительно к правовому регулированию исполь зования товарных знаков в США не ограничивается сферой корпоративного контроля, а означает лишь наличие установленных отношений конт роля за характером и качеством товаров и услуг, в отношении которых используется товарный знак. То есть рассматриваемые отношения могут возникать как на основании отношений корпоративного контроля, так и на основании лицензионных договоров.

Это интересно:  Определения права разных авторов

Начиная с 1980-x гг. целый ряд решений подтверждают направленность судебной практики на признание «достаточного» 40 и даже «минимального» 41 контроля за использованием товарного знака и нежелание судов ослаблять лицензионные отношения 42 .

Активная форма контроля, при которой правообладатель следит за методом осуществления операций, расположением объектов, дизайном интерьера и вопросами управления персоналом, характерна для отношений в рамках франчайзинговых соглашений. Лицензирование же выступает относительно пассивной формой осуществления контроля 43 .

2 15 U.S.C. § 1051: US Code // http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/I/1051. Право США признает два важных исключения в отношении правила о регистрации на основании использования, в частности, заявления о продлении товарных знаков, зарегистрированных за пределами США в соответствии с положениями ст. 44(е) Парижской конвенции, и продления регистрации на основании ст. 66(а) Мадридского протокола.

3 Estate of Coll-Monge v. Inner Peace Movement, 2009, 524 F.3d at 1341.

4 15 U.S.C. §1065: US Code // http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/I/1065; El Creco Leather Prod. Co. v. Shoe World, Inc., 1986 (806 F.2d 392, 395; 1 USPQ2d 1016,1017); Gorenstein Enters., Inc. v. Quality Care-USA, Inc., 1989, 874 F.2d 431, 435.

5 Federal Register: Changes in Requirements for Specimens and for Affi davits or Declarations of Continued Use or Excusable Nonuse in Trademark Cases // DataStream Content Solutions, LLC. — May 22, 2012http://ww2.dscs.com/products-services/ips; http://go.galegroup.com.pitt. >

6 15 U.S.C. §1065: US Code // http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/I/1065 ; 15 U.S.C. § 1127 : US Code // http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/III/1127; Gould, L. Global reach for global trademarks // Mondaq Business Briefi ng. — Sept. 26, 2012.

7 Ruder D.S. New Strategies for Owners of Discontinued Brands // Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property. — Fall, 2004. — 3. — Pp. 61—79, p. 78.

8 Lorillard, 1927, 273 U.S. 629, 632, 71 L. Ed. 810, 47 S. Ct. 481.

11 Karen A.A., Bret J.D. Excusable non-use of a trade mark // Managing Intellectual property. — Nov 2007, Issue 174. P. 5.

18 84 F Supp 2d 556, 53 USPQ 1640.

20 Nitro Leisure Prod. LLC. v. Acushnet Co, 2002, 341 F.3d 1356.

21 Schmidt-Szalewski J. The international protection of trademarks after the TRIPS agreement // Duke Journal of Comparative and International Law. — 1998. — Vol. 9. P. 189—212. P. 210; Trade related aspects of intellectual property rights : a concise guide to the TRIPS agreement / by Michael Blakeney. — London: Sweet & Maxwell, 1996, 223 p. P. 57.

22 С одной стороны, наличие интереса правообладателя в поддержании ценности товарного знака, как правило, делает излишним закрепление обязанности осуществлять контроль за ее использованием. Правовое регулирование контроля за использованием товарного знака требуется в ситуациях, когда появляются препятствия для осуществления естественного контроля, например, большое количество лицензиатов может рассматриваться как извинительное обстоятельство и оправдывать недостаточный контроль со стороны правообладателя. Trademark licensing: the problem of adequate control // Duke Law Journal. — 1968. — 5. — Pp. 875—904. P. 898.

25 89 F Supp. 964, 966.

28 Trademark licensing: the problem of adequate control // Duke Law Journal. — 1968. — 5. — pp. 875—904, p. 898.

32 Ruder, D.S. New strategies for owners of discontinued brands // Nw. J. Tech. & Intell. Prop. — 2004. — 3. — p. 61.

33 Calboli, I. What if, after all, trademarks were “traded in gross”? // 2008 Mich. St. L. Rev., p. 345.

35 Thurmon, M.A. Recent developments in trademark law // Wake Forest Intell. Prop. L.J. 1. — 2009. — 9. — p. 58—59.

40 Click Licenses, 2004, 775 PLI/PAT 353, 358.

41 Penta Hotels Ltd. v. Penta Tours, 1988, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081; Bureau National Interprofessional Du Cognac v. International Better Drinks Corp., 1988, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1610.

42 Calboli, I. What if, after all, trademarks were “traded in gross”? // 2008 Mich. St. L. Rev., pp. 345—367, p. 358.

Нормативно-правовые акты США, регулирующие отношения по использованию товарного знака в доменном имени

США — первая страна, принявшая специальное законодательство об использовании товарного знака в доменном имени. 29 ноября 1999 года Конгресс США одобрил Закон о защите потребителя от киберпиратства (АСРА).

Его принятие было вызвано появившейся практикой киберпиратства и сложностью защиты прав владельцев товарных знаков от их незаконного использования в качестве доменных имен на основании существовавших на тот момент законодательных актов, а именно.

Закона Лэнхэма о Товарных знаках (An Act to provide for the registration and the protection of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes. Закон, используемый для регистрации и охраны товарных знаков в предпринимательстве с целью выполнения условий определенных международных конвенций и для других целей — принятый 5 июля 1946 года) (раздел 15, глава 22 Свода законов); 2. Федерального закона об ослаблении товарного знака 1996 года (the U.S. Federal Trademark Dilution Act (FTDA) — Федеральный закон США об ослаблении товарного знака).

Владельцы товарных знаков обращались в федеральные суды по поводу защиты их товарных знаков от нарушения и ослабления против тех, кто зарегистрировал их товарные знаки и фирменные наименования в качестве доменных имен. Сначала владельцы товарных знаков столкнулись со сложностью убеждения судов в правомерности их притязаний и с множеством процедурных препятствий, таких как: неспособность установить истинного нарушителя, предоставившего ложную информацию о регистрации, а также с трудностью доказывания факта подчинения пострадавшей стороны юрисдикции США.

АСРА является частью законодательства США о товарных знаках (частью 43(d) Закона Лэнхэма). Закон запрещает недобросовестную и вводящую в заблуждение регистрацию товарных знаков в качестве доменных имен с целью извлечения прибыли от репутации таких знаков — практику киберпиратства. АСРА устанавливает, что киберпиратство имеет место, когда лицо регистрирует доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, с целью недобросовестного извлечения прибыли из такого знака. Таким образом, сфера применения АСРА шире киберпиратства. Закон содержит не исчерпывающий список из девяти факторов, указывающих на недобросовестность намерений по извлечению прибыли:

1. наличие у лица прав на товарный знак или иных прав интеллектуальной собственности на доменное имя;

2. степень включения в доменное имя юридического имени лица или иного имени, которое обычно используется для обозначения такого лица;

3. предыдущее использование лицом доменного имени в отношении добросовестного предложения любых товаров или услуг;

4. добросовестное некоммерческое или честное использование лицом знака на сайте, доступном под доменным именем;

5. намерение лица отвернуть пользователей от онлайнового местонахождения владельца знака к сайту, доступному под доменным именем, которое может нанести ущерб репутации знака, как с коммерческой целью, так и с намерением опорочить знак, путем создания сходства до степени смешения в отношении ресурса, спонсорства, зависимости или сайта;

6. предложение о продаже, аренде или другой передаче доменного имени владельцу товарного знака или любому третьему лицу за финансовую компенсацию, не используя или не имея намерения добросовестно использовать доменное имя для предложения любых товаров или услуг, или предыдущие приготовления лица, указывающие на намерение такого использования;

7. предоставление лицом существенной и вводящей в заблуждение неправильной контактной информации при регистрации доменного имени, преднамеренное неподдержание лицом актуальности контактной информации или предшествующее приготовление лица, указывающее на такое намерение;

8. регистрация или получение лицом множества доменных имен, которые, как известно лицу, тождественны или сходны до степени смешения со знаками других лиц, обладающими различительной способностью на момент регистрации таких доменных имен, или ослабляют известные знаки других лиц, являющиеся известными на момент регистрации таких доменных имен, независимо от товаров или услуг сторон;

9. степень включения знака в регистрацию доменного имени лица является или не является различительной и известной.

В сущности, единственным основанием для признания отсутствия недобросовестных намерений является то, что «ответчик полагал и имел для этого достаточные основания, что использование доменного имени является честным». АСРА ввел новое основание для признания нарушения товарного знака и позволяет избежать злоупотребления в сфере использования товарных знаков в сети Интернет. Закон эффективно используется по отношению к любому доменному имени, которое зарегистрировано или предполагается к регистрации для обозначения любого адреса в сети Интернет, и обеспечивает владельцам товарных знаков правовую защиту против киберпиратства, позволяя предъявлять иск против регистрации доменных имен лицам, зарегистрировавшим доменные имена с предоставлением неточной информации или без предоставления информации об истинном владельце товарного знака. В отличие от FTDA, АСРА не содержит требования о коммерческом использовании доменного имени для признания нарушения прав на товарный знак. А также предусматривает подачу иска «in rem» по месту нахождения регистратора родового домена верхнего уровня.

Это интересно:  Товарный знак это реклама вс рф

Считаем, что принятие АСРА свидетельствует о высоком уровне развития законодательства о товарных знаках в США. Нормы, подобные содержащимся в АСРА, могут быть приняты и в России.

Нормы отдельной страны, в том числе специального законодательства США, не могут решить всех проблем правового регулирования отношений по использованию товарных знаков в доменном имени. Такая задача может быть решена только на международном уровне, поскольку в сферу отношений в сети Интернет вовлечены в настоящее время практически все страны мира. Международной организацией, координирующей и осуществляющей работу в данной области, является Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности.

Регистрация товарного знака в США

Зачем регистрировать торговую марку в США?

Несмотря на то, что для осуществления в Соединенных Штатах деятельности под тем или иным обозначением (с помощью которого Вы индивидуализируете свои товары и услуги и выделяете себя среди других производителей на американском рынке) регистрировать его не обязательно, мы все же рекомендуем это сделать. Регистрация предоставит Вам многочисленные преимущества, прежде всего, возможность беспрепятственно использовать Вашу марку для тех товаров и услуг, для которых она зарегистрирована, и запрещать ее использование третьими лицами без Вашего согласия.

Как зарегистрировать бренд в США?

Зарегистрировать товарный знак в США можно двумя путями. Первый – подать международную заявку через российское ведомство на базе российской заявки или свидетельства с указанием в этой международной заявке Соединенных Штатов. Второй способ – прямая национальная регистрация в Америке, через американское ведомство, без привязки к регистрации товарного знака в России.

Подготовительные меры

Перед тем, как пытаться получить в Америке правовую охрану для Вашего бренда, необходимо определиться с некоторыми важными моментами. Первый (и вполне очевидный) – вид товарного знака (словесный, изобразительный, комбинированный). Второй – перечень товаров и услуг, для которых Вы хотите получить защиту. В Америке принята МКТУ – Международная классификация товаров и услуг, – но есть свои особенности. Экспертиза достаточно негативно относится к общим позициям перечня, вроде «программного обеспечения», и в своих уведомлениях просит указывать, например, его назначение (например, «программное обеспечение для платежных терминалов»).

Использование товарного знака

Еще одна американская особенность – важность фактического использования товарного знака на территории США. Чтобы Ваша регистрация прошла успешно и оставалась в силе, Вам нужно либо уже использовать знак на территории Штатов, либо «добросовестно намереваться» использовать бренд в ближайшем будущем. Зарегистрировать свои права просто так, «на всякий случай» и на будущее, скорее всего, не получится. Если и получится – высока вероятность, что регистрация будет аннулирована, а расходы на регистрацию (пошлины) не возвращаются.

Использованием товарного знака для товаров признается использование обозначений для маркировки самой продукции, ее упаковки, на витринах, на которых товар предлагается к продаже, на вывесках, в интернет-рекламе. Для услуг использованием торговой марки признается использование бренда или логотипа при продаже и продвижении услуг, в маркетинговых и рекламных материалах (печатных и/или электронных), в рекламе.

На основании использования знака американское законодательство классифицирует сами заявки на регистрацию. Заявка на основании фактического использования подается в соответствии с Секцией 1(а) Закона Ланхама «О товарных знаках», § 1051(a) раздела 15 Кодекса Соединённых Штатов Америки (Section 1(a), Lanham Act, 15 U.S.C). Американский заявитель может также подать заявку на основании «намерения использовать» товарный знак – в соответствии с Секцией 1(b) Закона Ланхама, но знак не будет зарегистрирован до тех пор, пока не будет доказано использование.

Российским заявителям, как правило, необходимо подавать заявку на регистрацию в соответствии с Секцией 44 Закона (§ 1126 Раздела 15 Кодекса США): в соответствии с этим положением регистрировать свой бренд в Америке может иностранное физическое или юридическое лицо, которое намеревается осуществлять использование на территории Штатов и которое уже подало заявку или зарегистрировало свой товарный знак в своей стране происхождения.

Если Вы уже используете торговую марку, Вам необходимо включить в заявку на регистрацию заявление в форме декларации о том, что обозначение используется в коммерческой деятельности, указать дату первого использования товарного знака в принципе и дату первого использования именно в коммерческой деятельности на территории США. Стандартный шаблон такой декларации размещен на сайте ведомства. К ней также необходимо приложить образец/фото товара, демонстрирующее использование знака. Это так называемый «specimen of use» — образец использования. Для товаров это упаковка, бирки и др., демонстрирующие использование марки как минимум для одной позиции из каждого заявляемого класса товаров. Для услуг это могут быть маркетинговые или рекламные материалы или даже скриншоты страниц с интернет-сайта заявителя.

Проверка шансов на регистрацию

Перед тем, как подавать знак на регистрацию, рекомендуется провести проверку. По Вашей заявке будет вынесен отказ, если кто-либо уже зарегистрировал или подал на регистрацию тождественный или сходный товарный знак для интересующих Вас товаров и услуг.

Искать по слову или словосочетанию, как правило, проще всего. По изобразительному элементу тоже можно провести поиск самостоятельно: необходимо сначала определить код вида обозначения (на сайте ведомства размещено специальное руководство, «Design Search Code Manual» ), и искать картинки с использованием этого кода.

Для проведения поиска можно воспользоваться услугами американских патентных поверенных, которые по итогам, как правило, предоставляют Вам подробный отчет со своими комментариями и рекомендациями.

Требования к заявке на товарный знак

Заявка на товарный знак должна содержать: наименование заявителя, адрес для переписки, изображение товарного знака, перечень товаров и услуг. Необходимо оплатить пошлину хотя бы за один класс товаров или услуг. Если заявка подается в отношении нескольких классов МКТУ, подтверждение оплаты соответствующих пошлин можно будет предоставить после подачи заявки.

В заявке необходимо указать, является ли заявитель физическим лицом. Если заявитель – компания, необходимо обозначить его организационно-правовую форму. Обязательно прописать страну регистрации/происхождения заявителя.

Интересно отметить, что вся та информация, которую Вы подаете в американское ведомство, включается в электронные реестры, и будет доступна пользователям, включая Ваше имя, номер телефона, электронный адрес.

Регистрация через американского патентного поверенного

Конечно, для максимизации шансов на успех при подаче национальной заявки в американское ведомство рекомендуется воспользоваться услугами американского патентного поверенного, имеющего лицензию на право оказывать в США юридические услуги. Как правило, это существенно повышает шансы на успех и позволяет Вам избежать многих досадных ошибок, связанных со спецификой регистрации объектов интеллектуальной собственности в США.

В принципе, найти «подходящего» патентного поверенного вполне можно в сети Интернет, в поисковых системах, Linkedin-е, на сайте ассоциаций адвокатов. Мы же рекомендуем воспользоваться услугами российских компаний, имеющих налаженные связи с американскими партнерами.

Иностранным патентным поверенным и лицам, не имеющим статуса патентного поверенного, запрещено оказывать Вам юридические консультации касательно регистрации товарного знака в США, подписывать от Вашего имени документы или вести делопроизводство по заявке. Если Вы наймете кого-то вопреки правилам американского ведомства, это может осложнить процесс регистрации и создать дополнительные проблемы с Вашей заявкой.

Процесс регистрации товарного знака в США

Американское ведомство (USPTO) направляет заявителю уведомление о поступлении заявки, ей присваивается номер, и информация появляется на сайте ведомства в течение 14 дней с даты подачи. Отслеживать делопроизводство можно в базе: http://tsdr.uspto.gov/

Как правило, заявка рассматривается в течение 3-4 месяцев. Если экспертиза находит основания для отказа в регистрации, заявителю направляется уведомление («Office Action»), на которое необходимо подготовить ответ в течение 6 месяцев.

Если основания для отказа в регистрации сняты (или экспертиза не выносила уведомление вообще), заявка будет опубликована в Trademark Official Gazette. Любое третье лицо, права которого, с его точки зрения, будут нарушены в результате регистрации, может подать оппозицию на протяжении 30-ти дней с даты публикации.

Если оппозиции нет или заявителю удалось ее успешно преодолеть, USPTO выпускает Сертификат о регистрации.

В целом, процесс занимает около года.

Между 5-ым и 6-ым годом после регистрации необходимо будет доказывать использование товарного знака, или регистрация будет аннулирована.

Можно ли зарегистрировать знак в США самостоятельно?

В принципе, чтобы зарегистрировать товарный знак в США по национальной процедуре, не обязательно обращаться к поверенным. В Америке налаженная электронная система подачи заявок (англ. «Trademark Electronic Application System», TEAS), а за помощью с какими-то техническими вопросами можно напрямую обратиться в американское патентное ведомство (USPTO). Поэтому если у Вас действительно оригинальный товарный знак, достаточно короткий перечень товаров и услуг, и Вы хорошо знаете английский язык, в принципе, есть шанс, что у Вас получится самостоятельно успешно зарегистрировать свой бренд в США.

Это интересно:  Схожие товарные знаки

Система TEAS позволяет Вам заполнить электронную форму, проверяет корректность и полноту заполнения и позволяет Вам подать заявку в электронном виде напрямую в USPTO. Оплату пошлины также можно произвести удаленно. Сегодня около 95% заявок на товарные знаки подаются через электронные формы, и только 5% — на бумажном носителе.

Американское ведомство предлагает доступ к электронному ресурсу – руководству по проведению экспертизы заявок (англ.: «Trademark Manual of Examining Procedure», TMEP). Эта система содержит подробную информацию касательно современных нормативно-правовых актов, практики и процедур, связанных с подачей заявки на регистрацию товарного знака и проведения по ней экспертизы.

Услуги местного юриста могут быть полезны, если необходимо будет подготовить ответ на предварительный отказ. Стоимость составляет ориентировочно от 300$, в зависимости от сложности полученного Office Action.

Поддержание регистрации в силе

Спустя примерно 2 месяца после подачи декларации об использовании и ее одобрения американское ведомство выносит решение о регистрации. Чтобы поддерживать регистрацию в силе, правообладателю необходимо периодически подавать в ведомство документы о поддержании. Если такие документы предоставляться не будут, регистрация может быть досрочно прекращена. В этом случае придется подавать новую заявку.

USPTO рекомендует после регистрации периодически проверять ее статус в электронной системе (англ.: Trademark Status and Document Retrieval system), особенно после подачи декларации об использовании между пятым и шестым годами после регистрации, а также после десятого года, когда знак нужно продлять.

Поскольку процедура регистрации товарного знака в США имеет множество особенностей, мы будем рады предложить Вам свои услуги. Мы много лет помогаем нашим клиентам получать правовую охрану их бренда на территории Штатов, у нас огромный опыт успешных регистраций. Оставьте свои контактные данные, и мы оперативно свяжемся с Вами, чтобы предоставить более подробную консультацию.

Регистрация товарного знака в США. Процедура, сроки, госпошлины.

Компания Росинтеллектсервис осуществляет прямую регистрацию товарного знака в США по национальной процедуре. В отличие от подавляющего большинства конкурентных организаций, наша компания представлена непосредственно на американском патентном рынке посредством действующего представительства в г. Майами. Такой подход позволяет:

    Сократить время регистрации более чем на полгода, по отношению к регистрации через WIPO (Всемирную организацию по интеллектуальной собственности); Существенно снизить затраты на регистрацию товарного знака на территории США (Более чем в полтора раза); Значительно увеличить шансы на положительный исход регистрации товарного знака (На запросы отвечает аккредитованный в США патентный эксперт). Стоимость услуг Росинтеллектсервис по регистрации товарного знака на территории США от 25 000 руб.

В отличие от РФ, где право на товарный знак возникает после прохождения всей установленной законодательством процедуры регистрации в ФИПС и получения соответствующего свидетельства, в США права на знак возникают с момента его использования в торговле. Несмотря на это, и в этой стране регистрация является единственным залогом защиты прав владельца на товарный знак. Регистрация товарного знака в США является отличной основой для беспрепятственной его регистрации в ряде других стран.

Регистрация товарного знака в США (USPTO):

    Составление заявки и подача на рассмотрение в United States Patent&Trademark Office (USPTO) – Национальное патентное ведомство США, которое занимается вопросами защиты прав на интеллектуальную собственность, в т.ч. товарными знаками; Формальная экспертиза заявки на соответствие требованиям законодательства США и отсутствие нарушений в заполнении заявительной документации. Этап продолжается около 6 месяцев; Экспертиза на схожесть с зарегистрированными товарными знаками, публикация заявки; Регистрация в установленном законодательством порядке. Сертификат о регистрации товарного знака в США действует на протяжении 10 лет с возможностью продления.

Этапы регистрации товарного знака в США

Предварительная полная проверка товарного знака:

Наличие схожих товарных знаков (зарегистрированных и заявленных);
Наличие информации о схожих фирменных и торговых наименованиях;
Поиск по названиям географических областей (наименованиям мест происхождения);
Проверка по знакам обслуживания действующих и не действующих организаций;
Проверка на наличие схожих доменных имен;
Наличие информации о заявленном обозначении в поисковых системах Googleи Yahoo (региональная выдача США).

Процедура регистрации товарного знака (с последующим доказательством использования знака в коммерческой деятельности «Intent-to-Use Application»):

1) Подача заявки на регистрацию товарного знака: заявка, комплект графических оттисков товарного знака, платежное поручение с подтверждением оплаченной пошлины. Пошлина – 325$ за каждый класс МКТУ;

2) После подачи заявки и подтверждения учета пошлины проходит процедура предварительной экспертизы, по итогам которой Заявитель получает подтверждение поступления и регистрации заявки на товарный знак («receipt for the trademark application»);

3) Экспертиза заявки. Эксперт USPTO проводит анализ возможности публикации сведений о товарном знаке. Проводится проверка схожести с уже зарегистрированными и заявленными на регистрацию знаками. Анализ возможности регистрации проводится по следующим документам: Акт о товарных знаках США (U.S. Trademark Act), Правила регистрации товарных знаков (Trademark Rules), а также внутреннему регламенту USPTO (Procedural Requirements);

Если эксперт не нашел причин для отказа в публикации, он инициирует этот процесс, в противном случае Заявителю или его представителю направляется соответствующий запрос (Office Action). Ответ на запрос эксперта USPTO должен быть предоставлен в течение 6 месяцев. Если ответа на запрос не последовало, заявке присваивается статус «заброшенной» (abandoned). В случае своевременного ответа на запрос, заявка проходит повторную процедуру экспертизы и по ее итогам эксперт, на свое усмотрение , либо публикует сведения о товарном знаке, либо направляет повторный запрос, либо отказ в регистрации знака (refuse of registration);

4) После одобрения товарного знака к регистрации, эксперт USPTO запрашивает доказательства использования товарного знака в реальной коммерческой деятельности на территории США (Notice of Allowance). Заявитель должен в течение 6 месяцев заполнить и направить в патентное ведомство Amendment to Allege Use с соответствующими доказательствами. В рамках данного запроса Заявителю также необходимо оплатить 100$ за каждый заявленный класс МКТУ. Заявитель также может продлить срок ответа на запрос на 6 месяцев, заплатив пошлину в 150 $ за каждый заявленный класс МКТУ. Суммарный срок, на который можно продлить ответа на запрос по предоставлению доказательств использования товарного знака в реальной коммерческой деятельности – 36 месяцев, при условии своевременной оплаты пошлин.

5) Публикация товарного знака в официальной газете национального патентного ведомcтва США (Official Gazette of the USPTO). Происходит при отсутствии у эксперта причин для отказа в регистрации товарного знака. После публикации действует 3-х месячный период возникновения споров (opposition period), в течение которого правообладатели схожих товарных знаков могут направлять свои претензии в адрес USPTO.

По окончанию opposition period происходит регистрация товарного знака в главном реестре товарных знаков США (Principal Register ) и выдача сертификата на товарный знак.

Не смотря на видимую простоту в процедуре регистрации в США, предприниматели и юридические лица должны знать, что в этой стране существует ряд непривычных нам нюансов законодательства. Само понятие «торгового знака» в этой стране используется в нескольких значениях.

В общем смысле оно означает сферу недобросовестной конкуренции, где нечистоплотные действия некоторых фирм по использованию чужой репутации приводят к нарушению прав ее владельцев. Узкое понимание знака заключается в том, что под ним понимается символ, отличающийся от иных изображений, не обладающих правовым значением. Следует помнить и то, что любые фирменные наименования в США не регистрируются. Для регистрации в США не нужно американское гражданство, хотя в подаваемой заявке и необходимо указывать гражданство владельца.

Регистрация товарного знака в США через Всемирную организацию по интеллектуальной собственности (WIPO)

Существует также альтернативный вариант регистрации товарного знака в США. Так, можно воспользоваться международной регистрацией по Мадридской протоколу, к которому присоединились и Соединенные штаты Америки. Сертификат о международной регистрации, направляют заявителю в течение 6 мес. с момента подачи заявки в WIPO. Сроки экспертизы заявки в США, как страны-участницы Мадридского Протокола составляет 18 мес. Если по истечении указанного срока ведомство этой страны не уведомляет заявителя об отказе в регистрации, то товарному знаку на территории США предоставляется полная правовая защита. Заявка для международной регистрации в США сопровождается оплатой определенных пошлин, получателем которых является Международное бюро WIPO. Платежи осуществляются в швейцарской валюте (CHF).

Базовые пошлины:

    черно-белый знак – 653 CHF; цветной знак – 903 CHF.

    за любой дополнительный класс товаров/услуг больше 3-х – 100 CHF.

Кроме выше перечисленных есть индивидуальные пошлины, установленные США:

    за один класс – 279 CHF; за дополнительный класс – 279 CHF.

Помимо этого оплачивается пошлина ФИПС – за регистрацию заявки и ее отправку в Бюро WIPO (зависит от кол-ва кл. МКТУ)

Статья написана по материалам сайтов: superinf.ru, patentus.ru, 1-inc.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector